如何应对国际竞争对手的知识产权“狙击”？南微医学（688029）专利诉讼案例分析_风闻

走出去智库观察

目前，科创板首家医疗器械上市公司——南京微创医学科技股份有限公司(下称南微医学)涉及两起专利诉讼事项，分别为：波士顿科学和波科仪器以南微医疗被诉产品侵犯其美国专利为由，将南微医学作为被告向美国特拉华州的地区法院提起民事诉讼。

走出去智库（CGGT）观察到，根据南微医学招股书披露，2016-2018年，其境外销售收入占主营业务收入比重分别为40.95%、44.77%和44.70%，在出口销售收入中，来自美洲的占比近两年均超三分之一，且仍在继续增长。南微医学境外（主要为美国和德国）采购原材料占总采购额比例为 20.95%、16.66%和 15.81%。

南微医学招股书对其境外经营风险进行了分析，一是境外销售风险。未来某些国家或地区可能采取贸易保护措施如提高关税价格或限制销售，境外地区市场情况可能出现重大不利变化或境外主要客户出现信用风险等。二是境外采购风险。受我国贸易反制措施的影响，境外采购的主要原材料关税税率有所提升等。

南微医学的专利诉讼情况如何？今天，走出去智库（CGGT）刊发中伦律师事务所郭克军律师团队的案例分析文章，供关注跨境法律风险的读者参考。

要 点

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

1、因为南微医学的产品并不符合全面覆盖原则，也没有等同原则的适用，因此南微医学的美国被控产品并不侵犯BSC及BSSI的专利，本案南微医学胜诉的机率约70%。

2、鉴于德国、美国的知识产权专业律师出具的法律意见书认为，南微医学现有涉诉产品不侵犯原告在德国、美国的知识产权。

3、南微医学已经推出升级替代产品并计划于2020年上半年前替代现有涉诉产品，该升级替代产品已经申请专利保护，经知识产权服务机构查询相关技术内容和法律状态，未发现高侵权风险专利。

4、知识产权作为拟上市企业的核心资产和核心竞争力，一直备受中介机构以及监管部门的关注，也是竞争对手用来“狙击”拟上市企业的最主要的”武器“及”撒手锏”。

正 文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

“南微医学”（688029）（以下简称发行人）招股说明书披露公司早年为美国医疗器械公司客户提供OEM服务，并逐步发展自有品牌产品。2018年11月，波士顿科学同时在美国和德国两地针对发行人的SureClip（止血夹）系列产品发起了专利诉讼。报告期内发行人销售占比最大的产品为止血及闭合类产品，最近一年销售占比达到42%。

问题一：专利侵权的认定

**请发行人说明：**发行人目前作出的不存在侵犯相关专利权判断的理由、依据是否充分。

答复要点：美国当地时间2018年11月26日，BSC、BSSI以发行人、MTU、HENRYSCHEININC.侵犯专利权为由向美国法院提起诉讼；德国当地时间2018年11月20日，BSL以MTE、SIHC侵犯专利权为由向德国法院提起诉讼。

发行人律师认为：发行人不侵犯BSC、BSL等的专利权

（1）德国专利律师认为，MTE不侵犯BSL的专利权

接受发行人委托，发行人欧洲诉讼案件代理人Paul&Albrecht律师事务所为德国诉讼案件出具了法律意见书。Paul&Albrecht律师事务所系德国埃森地方法院合伙登记的诺伊斯（Neuss）专利律师事务所，签字律师Ralf&Albrecht自1993年被接纳为该专利律师事务所的专利律师。

Paul&Albrecht认为，基于被告就德国被控产品结构等相关信息可确定德国被控产品没有实施所涉专利的所涉权利要求的一项或多项限制，被告对诉状中提出的全部索赔都有不侵权的合理辩护基础。

（2）美国执业律师认为，发行人、MTU不侵犯BSC、BSSI的专利权

接受发行人委托，美国纽约州执业律师Ching-ChengHou（执业证号：4856555），为美国诉讼案出具了法律意见书。Ching-ChengHou系宾夕法尼亚大学法律硕士，北京大学法学院博士（知识产权专业）。

Ching-ChengHou认为，美国法院对于专利侵权案件是否构成专利侵害，主要依据全面覆盖原则与等同原则来做判断。针对本案美国被控产品与BSC及BSSI持有的9,980,725（经内镜拉杆部件释放夹子）专利、7,094,245（经内镜夹闭止血的器械和方法）专利与8,974,371（经内镜拉杆部件释放夹子）专利进行技术特征比对，两者所呈现的技术特征并不相同，因此不满足全面覆盖原则的要件，客观上判断认为不构成侵权。因此此时需要进一步判断本案是否有等同原则的适用。比对美国被控产品与BSC及BSSI主张侵权的专利，除技术特征不相同外，其所进行的实质功能或所达到的实质最终结果也不相同，因此本案应无等同原则的适用。

Ching-ChengHou认为，因为发行人的产品并不符合全面覆盖原则，也没有等同原则的适用，因此发行人的美国被控产品并不侵犯BSC及BSSI的专利，本案发行人胜诉的机率约70%。

（3）知识产权专家、技术专家与临床专家认为，发行人“止血夹（Sureclip）”产品不存在侵权行为

根据北京君策知识产权发展中心出具的《止血夹专利案法律论证意见书》，原国家知识产权局条法司司长尹新天、中国人民大学知识产权学院院长暨中国知识产权法学研究会会长刘春田、中国知识产权法学研究会副会长李顺德、中国工程院院士暨海军军医大学附属长海医院消化内科主任李兆申、中华医学会消化内镜分会候任主任委员暨解放军总医院消化科主任令狐恩强、东南大学机械工程学院院长倪中华、清华大学摩擦学国家重点实验室副主任田煜等专家认为：发行人“止血夹（Sureclip）”产品无论是设计理念、技术原理、产品结构还是临床应用上，都具有新颖性和创造性，并不存在抄袭、剽窃和恶意侵权行为。“止血夹（Sureclip）”与波士顿科学专利以及波士顿科学止血夹存在实质性的差异，对法院最终判定不构成侵权结论持乐观态度。

（4）国际私法专家认为，BSC等在中国法院起诉发行人的可能性微乎其微

**国际私法领域专家、清华大学法学院李旺教授、知识产权领域专家、清华大学知识产权中心主任崔国斌副教授共同认为：实践中，外国专利权人在中国法院起诉中国公司在外国市场上侵犯专利权的案件非常罕见。**权利人来中国法院起诉，并不意味着中国法院就一定会判决专利侵权成立。相反，专利权是否有效，专利权利要求是否覆盖了被告的制造和销售行为，是一个复杂的法律判断。权利人要取得最终的胜诉，要经过复杂的司法过程，有很大的不确定性。综合分析，本案中外国专利权人在中国法院起诉南京公司（指发行人）的可能性应该微乎其微。

（5）知识产权服务机构针对止血夹（Sureclip）产品检索未发现高侵权风险专利

根据北京超成律师事务所出具的《防侵权检索报告》（案号：PD19014337），针对发行人“止血夹（Sureclip）”产品，查询了波士顿科学在欧洲的高相关专利，并查询其技术内容和法律状态，经过检索及侵权对比分析后认为，除涉诉专利EP3023061B1、EP1328199B1外，得到15件有效或在审的相关专利，其中包括了上述两件涉诉专利的全部欧洲同族专利，未发现高侵权风险专利；《防侵权检索报告》（案号：PD19014811），针对发行人“止血夹（Sureclip）”产品，查询了波士顿科学在美国的高相关专利，并查询其技术内容和法律状态，经过检索及侵权对比分析后认为，除涉诉专利US7094245B2、US8974371B2、US9980725B2外，得到27件有效或在审的相关专利，其中包括了上述三件涉诉专利的全部美国同族专利，未发现高侵权风险专利。

鉴于德国、美国的知识产权专业律师出具的法律意见书认为，发行人现有涉诉产品不侵犯原告在德国、美国的知识产权；中国知识产权领域、机械领域、医学领域专家认为，发行人现有涉诉产品与被告存在实质性的差异，对法院最终判定不构成侵权结论持乐观判断；中国国际私法领域专家认为，外国专利权人在中国法院起诉发行人的可能性微乎其微；知识产权服务机构针对止血夹（Sureclip）产品在欧洲、美国检索未发现高侵权风险。**发行人已经推出升级替代产品并计划于2020年上半年前替代现有涉诉产品，该升级替代产品已经申请专利保护，经知识产权服务机构查询相关技术内容和法律状态，未发现高侵权风险专利。**诉讼案件审理期间，发行人的原产品或升级替代产品可以继续正常销售，且发行人主要股东已经承诺承担发行人因此而可能承担的赔偿责任，因此本所律师认为，美国与德国诉讼案件不会对发行人的生产经营产生重大不利影响。

问题二：股东兜底承诺

发行人股东微创咨询、中科招商、Huakang、华晟领丰、GreenPaper承诺承担的诉讼赔偿责任的范围，内部分摊机制，股东分红及承诺额外锁定股份仍不足以赔偿时的处理方式。

答复要点：发行人股东微创咨询、中科招商、Huakang、华晟领丰、GreenPaper（以下合称“承诺人”）承诺：将按承诺出具日所持发行人股份/出具专利诉讼相关事项承诺函的全部股东（微创咨询、中科招商、Huakang、华晟领丰、GreenPaper）所持发行人股份之和对应的比例在以下（1）、（2）项范围内承担发行人因执行上述波士顿科学专利诉讼案的判决结果或达成和解而需要承担的赔偿责任：

（1）自承诺出具之日起，发行人做出的分红决议中承诺人相应获得的全部扣税后的现金分红均存放于发行人开设的银行专户，用于实际发生赔偿责任时履行承诺；

（2）承诺人同时承诺额外锁定本企业持有的发行人股份总数的5%（以承诺出具日持有的股份数为基数），直至上述波士顿科学专利诉讼案了结。如承诺人应承担的赔偿金额超出了前述第（1）项承诺人在发行人银行专户所存资金，承诺人将以前述额外锁定的发行人股份总数的5%（以承诺出具日持有的股份数为基数）为限向发行人履行赔偿金额。

发行人主要股东微创咨询、中科招商、Huakang补充承诺：对于前述全部承诺人履行其承诺后，发行人就专利诉讼案仍需承担的赔偿责任，由微创咨询、中科招商、Huakang分别按承诺出具日所持发行人股份/出具专利诉讼相关事项承诺的全部股东（微创咨询、中科招商、Huakang）所持发行人股份之和对应的比例承担。

综上，在股东分红及承诺额外锁定股份仍不足以赔偿时，由发行人主要股东微创咨询、中科招商、Huakang兜底承诺承担剩余的赔偿责任，该等承诺与处理方式可以使发行人因该等诉讼案件可能受到的损失得到充分赔偿，不会损害发行人及中小股东权益。

蝈蝈评述

**知识产权作为拟上市企业的核心资产和核心竞争力，一直备受中介机构以及监管部门的关注，也是竞争对手用来“狙击”拟上市企业的最主要的”武器“及”撒手锏”。**尤其对于科创板企业而言，这一点表现得更加明显。

根据公开报道，上市公司合纵科技（300477）、石英股份（603688）、康弘药业（007273）等企业在上市过程中就与相关竞争对手在专利领域缠斗很久，才最终完成上市；科创板申报企业晶丰能源、安翰科技、长阳科技等也在进行着艰苦的专利“反击战”。

科创板企业均是知识密集型企业，知识产权是企业的重要资产，在企业的发展过程中发挥着不可或缺的作用，因此科创板相关法规对知识产权均有明确规定。例如，《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第12条规定，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷等对持续经营有重大不利影响的事项。此外，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》第33条也规定，发行人应披露由于重大技术、产品、政策、经营模式变化等可能导致的风险。如技术风险，包括技术升级迭代、研发失败、技术专利许可或授权不具排他性、技术未能形成产品或实现产业化等风险；再如法律风险，包括重大技术、产品纠纷或诉讼风险等对发行人合法合规性及持续经营的影响。

针对科创板企业，竞争对手一般采取诉讼、主张专利无效、举报乃至公开在媒体上质疑等手段对相关申报企业进行“狙击”,因此，如何合理合法并高效的对前述“狙击”进行反击，并获得监管部门及投资者的认可，最终实现顺利上市，是科创板企业需要重点考虑的问题。

结合南微医学的案例，蝈蝈团队有如下建议和分析：

1、拟上市企业需要高度重视知识产权保护，既要合理保护自身拥有的资产产权，也要尊重其他主体的知识产权，在企业内部建立健全知识产权保护体系。就专利而言，需要提前布局专利保护的“护城河”，建立有效的专利保护防御体系；就可能存在的纠纷，主动在申报前通过和解、专利购买、专利授权等方式合法取得有关专利的使用权，解决有关专利纠纷。

2、在上市申报文件中，针对已经发生的或者潜在的知识产权纠纷要进行充分的信息披露。科创板注册制的核心是信息披露，这一点与其他资本市场上市板块大不相同。南微医学在科创板的申报文件对波士顿科学公司在美国及德国起诉其专利侵权就做了翔实的披露。

3、针对已经发生的知识产权诉讼，要积极应对。就南微医学而言，其已及时聘请美国及德国的律师积极应对波士顿科学公司的诉讼。

4、针对交易所对已经发生的知识产权诉讼的问询，如果能及时聘请专业机构或者专业人士出具相关专业意见，将有助于说服监管部门。

在南微医学这个案例中，发行人律师的回复意见中分别援引了德国和美国的专利律师的意见，相关专利律师结合本国的专利法律，认为发行人、MTU不侵犯BSC、BSSI的专利权。同时，发行人聘请了国内知名的知识产权法学家、医学专家、机械领域专家等专家，出具了发行人“止血夹（Sureclip）”产品无论是设计理念、技术原理、产品结构还是临床应用上，都具有新颖性和创造性，并不存在抄袭、剽窃和恶意侵权行为的意见。专家表示，“止血夹（Sureclip）”与波士顿科学专利以及波士顿科学止血夹存在实质性的差异，对法院最终判定不构成侵权结论持乐观态度。

此外，发行人还聘请了中国国际私法领域的专家，专家给出的意见认为外国专利权人在中国法院起诉发行人的可能性微乎其微。为了进一步证明自己的“清白“，发行人还聘请知识产权服务机构进行专利检索，得出止血夹（Sureclip）产品在欧洲、美国检索未发现高侵权风险的结论。

可见，南微医学为此专利诉讼是穷尽了各种手段，请了各路专家进行论证及说明，值得借鉴及学习。

5、由于有关知识产权诉讼的周期都很长，一般很难在企业上会前取得明确的结果，因此为了避免可能的败诉给发行人造成的不利影响，发行人的实际控制人或者主要股东可以就可能的诉讼赔偿做出承诺，在发行人败诉时，由其来承担相应的损失，以避免社会公众投资人的损失。这样的承诺补偿安排，目前已经形成IPO项目审核的惯例。

（声明：本文内容部分摘自公开披露信息，相关评述仅代表本团队观点，仅供探讨交流之用。）

来源：蝈蝈微律